Rangizzz / Depositphotos.com

Правообладатель, чье исключительное право было нарушено, наряду с другими способами защиты (признание права, прекращение незаконных действий и др.), может требовать с нарушителя либо возмещения убытков, либо выплаты компенсации (п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса). При этом такая компенсация, по общему правилу, может быть исчислена одним из следующих способов:

• в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
• в двукратном размере стоимости контрафактных товаров;
• в двукратном размере стоимости права использования, исходя из цены, взимаемой в сравнимых обстоятельствах за правомерное использование (ст. 1301, ст. 1311, п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Тем самым суд наделен правом определять итоговую сумму положенной правообладателю компенсации, если тот выберет первый из указанных выше способов ее определения. Сумму компенсации в данном случае суд определяет, ориентируясь на характер нарушения и иные обстоятельства дела с учетом требований разумности и справедливости (абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

И нередко заявленная истцом сумма существенно снижается. Так, в одном из споров заявитель просил взыскать с нарушителя 2 млн руб., тогда как суд удовлетворил Иск лишь в размере 10 тыс. руб., опустив сумму компенсации до минимального порога (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 30 октября 2014 г. по делу № 33-16493/2014).

Снижение компенсации ниже низшего предела

Понижать сумму компенсации ниже 10 тыс. руб. до недавнего времени суды были не вправе. Все изменилось в конце 2016 года, когда КС РФ признал нормы, не позволяющие судам уменьшать минимальную сумму компенсации за нарушенные исключительные права, неконституционными.

Суд пришел к выводу, что в том случае, когда одно нарушение затрагивает сразу несколько объектов интеллектуальных прав, взыскание с нарушителей даже минимальной компенсации за каждый из них может существенно превысить имущественные потери правообладателя.

С учетом этого КС РФ указал, что снижение минимальной суммы компенсации может иметь место, если:

• размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при том, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности и их превышение должно быть доказано ответчиком);
• Правонарушение совершено ИП впервые;
• использование объектов интеллектуальной собственности не является существенной частью его предпринимательской деятельности;
• нарушение не носило грубый характер (Постановление КC РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П; далее – Постановление № 28-П).

Суд также предписал внести в ГК РФ необходимые изменения. Пока законодатель этого не сделал. Однако стоит отметить, что соответствующий законопроект1 был внесен Правительством РФ в Госдуму в июне прошлого года и сейчас готовится ко второму чтению.

Позиция КС РФ: вопросы, требующие ответа

«Сам по себе институт карательных компенсаций в его общепринятом международном понимании предполагает взыскание предустановленных законом убытков или кратных штрафов только за грубое или умышленное нарушение.

Между тем в ГК РФ карательность предполагается по умолчанию, независимо от вины, злостности и последствий, и как раз исключением является смягчение ответственности», – подчеркивает представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семёнов.

В интервью порталу ГАРАНТ.РУ Эксперт отметил, что, с одной стороны, КС РФ признал право суда снизить размер компенсации ниже низшего предела в целях индивидуализации ответственности. Но с другой стороны, это право было крайне ослаблено приведением в резолютивной части постановления оснований для такого снижения, которые должны иметься в совокупности.

«В результате Верховный Суд Российской Федерации последовательно отменил целый ряд судебных актов, в которых судьи снижали размер карательной компенсации ниже низшего предела, чтобы закрепить обязательное применение всех этих признаков в совокупности (определение ВС РФ от 11 июля 2017 г. № 308-ЭС17-4299, определение ВС РФ от 11 июля 2017 г. № 308-ЭС17-3085 и др.

)», – отметил Семёнов.

Кроме того, позиция КС РФ вызвала у практикующих специалистов ряд вопросов:

• можно ли снизить размер компенсации, если нарушителем является, не ИП, а юридическое лицо?
• будет ли снижен размер компенсации, если она рассчитана исходя из двойной стоимости контрафакта или двойной стоимости права использования?
• может ли суд снизить компенсацию по своей собственной инициативе?
• можно ли снизить компенсацию, когда нарушены права всего на один объект?

За год с небольшим после принятия Постановления № 28-П появилась определенная судебная практика, которую активно формирует ВС РФ. В связи с этим, пока указанные изменения в законодательство так и не внесены, помимо толкования, которое дал КС РФ, эксперты рекомендуют учитывать и позицию ВС РФ. К слову, на подавляющее большинство обозначенных выше вопросов Суд уже дал свой ответ.

Один из рассмотренных ВС РФ споров касался иска общества «Ш» к обществу «В» о запрете использования обозначения «А» для индивидуализации товаров и взыскании компенсации в размере 10 440 600 руб. В суде первой инстанции требования истца были удовлетворены частично (решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 октября 2015 г. по делу № А40-131931/2014).

Суд запретил ответчику использовать спорное обозначение и взыскал с него 100 тыс. руб. Апелляция и кассация оставили это решение без изменения (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2016 г. № 09АП-58563/15, постановление СИП от 23 июня 2016 г. № С01-452/2016).

Общество «Ш» со снижением размера компенсации не согласилось и обратилось с жалобой в ВС РФ.

Примечательно, что указанный спор возник между юрлицами, а заявленная истцом к взысканию компенсация была рассчитана исходя из двойной стоимости контрафактных товаров (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). В связи с этим Суд прямо указал следующее.

Во-первых, исходя из равенства участников гражданских правоотношений отношений (ст. 1 ГК РФ) и учитывая позицию КС РФ, изложенную в Постановлении № 28-П, определение размера компенсации ниже минимального предела может быть применено не только к ИП и физическим лицам, но и к юрлицам.

Во-вторых, учитывая системную связь подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ и п. 3 ст. 1252 ГК РФ, аналогичный подход должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и к компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или в двукратном размере стоимости права использования.

Но несмотря на это, добавил ВС РФ, суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела по своей инициативе. То есть ответчик должен заявить требование о таком снижении и доказать необходимость применения судом этой меры. Таким образом, снижение размера компенсации должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.

Поскольку размер компенсации в рассматриваемом деле был снижен судом по своему усмотрению, ВС РФ отменил обжалуемые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС16-13233). Это дело в дальнейшем вошло в Обзор судебной практики № 3, утв. Президиумом ВС РФ 12 июля 2017 г.

Все последующие судебные акты, в которых суды взыскивали пониженный размер компенсации при отсутствии каких-либо возражений со стороны ответчика, были также отменены ВС РФ (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 18 января 2018 г.

№ 305-ЭС17-16920, определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 18 января 2018 г. № 305-ЭС17-14355). Аналогичную практику перенял и СИП (постановление СИП от 1 февраля 2018 г. № С01-1109/2016).

При этом суды отметили, что в том случае, когда суд встает на защиту ответчика, который сам не «защищается», налицо нарушение принципа равноправия и состязательности сторон (ст. 9 АПК РФ).

Возможно ли снижение компенсации ниже низшего предела при нарушении прав на один объект интеллектуальной собственности?

Это единственный вопрос, который пока так и остается дискуссионным. «В Постановлении № 28-П рассмотрена ситуация, касающаяся нарушения прав на несколько объектов одним действием.

С одной стороны, никто не высказал позицию, что этот подход можно распространить на один объект, но никто и не сказал обратное. Пока мнение такое: за нарушение прав на один объект снижать компенсацию нельзя.

Но это только на словах», – рассказала в ходе организованного infor-media в минувшем месяце XIX Форума по интеллектуальной собственности судья СИП Наталия Рассомагина. Эту позицию разделяют и другие специалисты.

МНЕНИЕ

Кристина Глазунова, Ведущий Юрист по интеллектуальной собственности Гражданско-правового департамента Юридической фирмы КЛИФФ:

«Снижение заявленной компенсации ниже низшего предела является исключительной мерой и может применяться только в особых случаях.

При этом особым случаем следует считать именно нарушение исключительных прав на несколько объектов одним действием, при котором размер компенсации может составлять внушительную сумму, зачастую несоразмерную характеру самого нарушения.

Безусловно, компенсация не должна иметь карательный характер, приводить к обогащению правообладателя, а нарушителя – к неминуемому банкротству, однако слишком частое и необоснованное снижение компенсации может привести к дискриминации данного способа защиты исключительных прав, превращая его в некий «утешительный приз» для правообладателя.

Если рассматривать ситуацию нарушения исключительного права на один объект одним действием, то законодатель и правоприменитель небезосновательно не относят такую ситуацию к исключительным случаям. Минимальный размер компенсации здесь может составить 10 тыс. руб.

Представляется, что компенсация в таком объеме не является избыточной, несоразмерной, не приводит к обогащению правообладателя и неспособна обременить нарушителя или повлиять существенным образом на его финансовое состояние.

Более того, в результате снижения такой компенсации ниже низшего предела утрачиваются и основные функции компенсации как меры гражданско-правовой ответственности, а именно восстановительно-компенсационная функция, заключающаяся в возмещении правообладателю возможных убытков, а также штрафная функция, выражающаяся в установлении санкции за нарушение исключительных прав другого лица.

Таким образом, относить данный случай к исключительным и давать возможность судам снижать компенсацию ниже низшего предела нет необходимости».

Однако в таком случае, обратила внимание Наталия Рассомагина, встает вопрос соблюдения принципа справедливости. Ведь при рассмотрении дел, где были нарушены права на несколько объектов, КС РФ позволил снижать сумму компенсации ниже 10 тыс. руб., пояснила она, тогда как за нарушение, допущенное в отношении одного объекта, компенсация по-прежнему не может быть меньше 10 тыс. руб.

Возможно, эту проблему удастся решить на законодательном уровне. Находящийся на рассмотрении депутатов законопроект предусматривает, что в исключительных случаях общий размер компенсации хоть и может быть снижен судом ниже установленных законом пределов, но не должен составлять менее 10 тыс.

руб. Кроме того, согласно тексту документа указанное правило распространяется исключительно на те случаи, когда речь идет о нарушении прав на несколько объектов. Тем самым в случае одобрения этой законодательной инициативы последний из оставшихся неразрешенным вопросов будет также закрыт.

______________________________

1 С паспортом законопроекта № 198171-7 «О внесении изменения в статью 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации» и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

Позиция ВС РФ в делах о нарушении исключительных прав: суды не должны снижать размер компенсации ниже минимального предела по своей инициативе

При нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации правообладателю доступны установленные статьей 1252 ГК РФ способы защиты. Пунктом 3 указанной статьи установлено, что в некоторых случаях правообладатель также может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение исключительного права.

Судебная практика последних лет показывает, что суды часто назначают компенсацию в размере гораздо меньшем, чем заявлял правообладатель. До какого предела суды могут снижать размер выплат? Какова позиция Верховного Суда по этому вопросу?

Ответы читайте в статье

Общий порядок исчисления компенсации при нарушении исключительного права

Размер компенсации суд определяет в пределах, установленных ГК РФ, с учетом требований справедливости и разумности, и оценивая обстоятельства каждого конкретного дела.

По общему правилу, компенсация может быть исчислена следующими способами:

1. В размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, сумму суд определяет исходя из характера нарушения (статьи 1301, 1311, 1406, 1515 ГК РФ).
2. В двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен Товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака. При определении суммы суд исходит из цены, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за правомерное использование товарного знака (статьи 1301, 1311, 1406.1, 1515 ГК РФ).
3. В двукратном размере стоимости контрафактных товаров (статья 1537 ГК РФ).

Если правообладатель выберет первый способ определения суммы компенсации, суд назначит подлежащую выплате итоговую сумму. Зачастую Истец получает намного меньше, чем заявлял в иске.

Пример из судебной практики:

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.03.2018 года N С01-70/2018 по делу N А40-25125/2017

Истец — «Киностудия «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» — обратился в суд с иском к ЗАО «ПЕРЕКРЕСТОК», которое реализовало товар, маркированный товарным знаком истца. Истец заявил о компенсации в размере 500.

000 рублей за нарушение исключительного авторского права на изображения персонажей мультфильмов.

Суд снизил сумму компенсации до 50 000 рублей, мотивируя решение небольшой стоимостью спорного товара, недоказанностью возникновения у истца убытков из-за неправомерных действий ответчика.

По каким основаниям компенсация может быть снижена?

Сумму, подлежащую выплате, суд определяет с учетом:

• особенностей конкретного нарушения
• сроков незаконного использования
• степени вины нарушителя
• наличия или отсутствия нарушений, совершенных лицом в отношении этого правообладателя
• размера вероятных убытков правообладателя

Абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ устанавливает, что если одним действием нарушены права сразу на несколько результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), суд рассчитывает компенсацию за каждый неправомерно используемый объект интеллектуальных прав. Однако если права на соответствующие объекты принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации судом может быть снижен даже ниже пределов, установленных ГК РФ (но не ниже 50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения).

Кроме того, в конце 2016 года Конституционный Суд РФ признал неконституционными положения закона, запрещающие снижать минимальную сумму компенсации за нарушенные исключительные права (Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации…» (далее — Постановление КС РФ № 28-П).

После опубликования Постановления КС РФ № 28-П суды начали снижать компенсации даже ниже 10 000 рублей, ссылаясь на его положения. При этом в Постановлении КС РФ № 28-П разъяснялось, что снижение минимальной суммы допустимо при наличии следующих обстоятельств:

• правонарушение было совершено впервые;
• размер назначаемой компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при этом ответчик должен доказать такое превышение);
• использование объектов интеллектуальной собственности не является существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя;
• нарушение не носило грубый характер.

Однако судами указанные факторы не всегда учитывались, во многих случаях компенсация снижалась даже без соответствующего заявления ответчика.

Примеры из судебной практики:

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 03.02.2017 года по делу N А08-6253/2016 

Студия анимационного кино обратилась с иском к ООО о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 5 000 рублей за каждый из 8 товарных знаков, и 5 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на 7 произведений изобразительного искусства. Ответчик нарушил исключительные права истца при реализации контрафактных игрушек.

По решению суда в пользу Студии взыскана компенсация в размере 1000 рублей за нарушение исключительных прав на каждый товарный знак и в размере 1000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на каждое произведение изобразительного искусства. Размер компенсации был снижен судом в отсутствие соответствующего заявления ответчика.

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2018 года по делу N А57-10302/2017Истец — иностранная компания, обратилась с иском к ООО о взыскании компенсации в размере 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на каждый из пяти товарных знаков. ООО осуществляло реализацию игрушек, на упаковке которых имелись изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками правообладателя.

Разрешая спор, суд признал допущенное ответчиком нарушение исключительных прав истца, но снизил общий размера суммы компенсации в два раза (по 5 000 рублей за каждый факт нарушения исключительных прав компании).

Верховный суд РФ о снижении размера компенсации

С 2018 года ситуация изменилась. Стали появляться решения Верховного Суда РФ, в которых указывается, что судами неверно применяются нормы о снижении размера компенсации. 

ВС РФ разъясняет, что, принимая решения о снижении заявленных истцом сумм, суды должны руководствоваться принципами равноправия и состязательности сторон, строго соблюдать положения гражданского законодательства о компенсации при нарушениях исключительных прав, и верно трактовать положения Постановления КС РФ № 28-П.

Примеры из судебной практики:

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 10.01.2019 N305-ЭС18-17030

ООО «Маша и Медведь» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ИП о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 10 000 рублей, на произведение искусства — рисунок «Маша» в размере 10 000 рублей, на произведение искусства — рисунок «Медведь» в размере 10 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Московской области, которое впоследствии оставлено без изменения арбитражным апелляционным судом, с ИП взыскано 10 000 рублей компенсации.

Изучив материалы дела, Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пришла к выводу о том, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене. ВС РФ напомнил, что согласно позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановление КС РФ № 28-П, суд может снизить минимальную сумму компенсации только при наличии определенных обстоятельств.

Необходимость снижения суммы должна быть доказана ответчиком. Если суд принимает решение о снижении компенсации, оно должно быть мотивированными и подтвержденным доказательствами.

В рассматриваемом деле ООО обратилось в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 10 000 рублей за один товарный знак и два объекта авторских прав. Следовательно, истцом было заявлено три самостоятельных требования. При этом ответчик против иска не возражал.

Однако суды по своей инициативе снизили размер компенсации до 10.000 рублей за нарушение исключительных прав в целом и не конкретизировали, в каком объеме удовлетворено каждое из требований.

В действиях судов ВС РФ усмотрел нарушение принципов состязательности сторон и равноправия. Дело было направлено на новое рассмотрение.

Невозможность снижения судами по своей инициативе размера компенсации на основании пункта 3 статьи 1252 ГК РФ подтверждена и свежими разъяснениями ВС РФ. 

Вопросу снижения компенсационных выплат посвящен пункт 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

ВС РФ разъясняет, что положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ могут быть применены судом только при множественности нарушений и при условии, что ответчик заявил суду о снижении компенсации.

Таким образом, разъяснения Пленума ВС РФ и уже сложившаяся практика решений ВС РФ по рассматриваемому вопросу позволяет сделать вывод, что суды не вправе назначать компенсацию в сумме ниже минимального предела, без соответствующего заявления ответчика и при отсутствии обстоятельств, позволяющих снизить подлежащую выплате сумму.

При рассмотрении дел судами учитываются разъяснения Пленума ВС РФ. Следовательно, лица, чьи права нарушены, сегодня могут получать более существенные выплаты по сравнению с компенсациями за аналогичные нарушения, назначаемыми судами ранее.

В любом случае, процесс взыскания компенсации требует от истца осмотрительности и четко выработанной стратегии. Для решения вопроса о размере компенсационной выплаты за нарушение исключительных прав и ее взыскания в суде, рекомендуем обращаться к профессиональным юристам.

Все ниже, и ниже, и ниже. Как уменьшить компенсацию за нарушение исключительных прав? — Сфера

Компенсация — возмещение потерь правообладателя из-за незаконного использования его объектов интеллектуальных прав, рассказывает юрист Gowling WLG Александр Довгалюк. При этом, подчеркивает эксперт, при взыскании доказывать свои убытки потерпевшая сторона не обязана.

В российском законе установлено три вида компенсации для товарных знаков и патентов:

• Расчетная компенсация от 10 000 до 5 миллионов рублей, которая полностью устанавливается на усмотрение суда. Конечно, он учитывает требования разумности и справедливости, однако, по словам юриста, на практике никогда невозможно предугадать, какую реальную сумму взыщут с ответчика
• Компенсация в двукратном размере стоимости права использования товарного знака. Она доступна для правообладателей патентных прав и товарных знаков.
• Компенсация в двукратном размере стоимости товаров распространяется только на правообладателей товарных знаков. «При этом одни из самых серьезных нарушений в области интеллектуальной собственности совершаются как раз в области патентных прав, и суммы убытков в таких делах часто бывают намного выше, чем потери правообладателей товарных знаков», – уточняет Александр Довгалюк.

Одним из главных вопросов, с которыми сталкивается правовое сообщество и правообладатели, – можно ли взыскать компенсацию в большем размере, чем установлено в законе, или, наоборот, снизить ее размер вопреки установленному пределу?

Конституционный Суд РФ в 2016 году издал Постановление (от 13.12.2016 №26П), в рамках которого рассмотрел «звездное» дело о нарушении исключительных прав.

Правообладатели взыскали с индивидуального предпринимателя компенсацию в размере около 900 тысяч рублей за продажу одного контрафактного диска, на котором были записаны песни артиста Стаса Михайлова.

Компенсация была рассчитана в размере 10 тысяч рублей за каждую композицию.

КС в первую очередь уточнил правовую природу компенсации. Согласно заключениям служителей фемиды, данный конкретный случай подразумевает и штрафную, и компенсационную меру ответственности. В деле сочетаются оба этих начала, хотя, как подчеркивает Александр Довгалюк, вопрос, в каком отношении они присутствуют в компенсации, все еще не решен.

«Убытки правообладателя оценить трудно, так каждый объект интеллектуальных прав будет иметь разную стоимость. Поскольку их легко использовать незаконно, то меры ответственности должны обеспечивать общую превенцию нарушений.

В этом смысле возможность взыскания компенсации, которая будет превышать убытки, соответствует Конституции. Это очень важная мысль. Можно взыскивать компенсацию, которая будет носить в себе штрафной элемент», — поясняет юрист.

Тем не менее, в ряде случаев компенсацию можно «срезать». Это касается, в том числе, случая со сборником популярного артиста.

«Песен там было около 100 штук. Даже хардкорным правообладателям и их представителям очевидно, что 900 тысяч рублей за один контрафактный диск, — это очень много. Это крайне возбудило КС», — поясняет эксперт.   

Конституционный Суд РФ указал, что максимальный размер компенсации допустим, когда нарушение носит грубый характер, либо когда размер взыскиваемой компенсации сопоставим с размером причиненных убытков. При этом КС также выделил условия, при которых можно снижать компенсацию:

• нарушение ИП при осуществлении предпринимательской деятельности;
• размер компенсации многократно превышает причиненные правообладателю убытки;
• правонарушение совершено ИП впервые;
• нарушение прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер;
• одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.

«Это постановление сначала вызвало шок в юридическом сообществе среди специалистов в области интеллектуальной собственности. Все сразу же почувствовали, и не зря, что оно будет использоваться во всех делах», – рассказывает эксперт.   

В скором времени Верховный Суд РФ (определение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 25.04.2017 №305-ЭС16-13233) распространил это положение на юридических лиц. При этом суд самостоятельно не вправе принимать такое решение — такой исход дела возможен, если ответчик предоставил обоснованное заявление.

 «То есть ответчик не может рассчитывать на то, что суд сам во всем разберется, посчитает, как нарушителю выгодно, и снизит сумму до минимального возможного предела», — подчеркивает Александр Довгалюк.  

Со временем практика выявила у этого подхода свои изъяны. Так, одно из главных условий для применения постановления КС РФ для снижения компенсации заключалось в том, чтобы нарушитель одновременно нарушил права сразу на несколько объектов интеллектуальных прав.

Конечно, на практике такое происходит не всегда.

«Нередко нарушители оказывались на скамье подсудимых впервые, продажа контрафакта не являлась существенной, убытки правообладателя были минимальны…Однако во всех случаях право нарушалось всего лишь на один товарный знак, поэтому суды все равно отказывались идти навстречу ответчикам», — говорит юрист.  

Подобные дела привели к опубликованию еще одного Постановления от Конституционного Суда от 24.07.2020 №40-П.

«Конечно, КС сначала сделал реверанс в пользу правообладателей и подтвердил все предыдущие выводы о взыскании компенсацию выше реальных убытков, о том, что она носит штрафной характер и должна стимулировать третьи лица к мирному урегулированию вопросов. Однако это не должно привести к необоснованному чрезмерному обогащению за счет нарушителей», — подчеркивает Александр Довгалюк.

Суд подтвердил — даже если права нарушены всего лишь на один товарный знак, компенсацию все равно можно снизить.

При этом КС РФ сделал оговорку, что, если на лицо явное несоответствие суммы взыскиваемой компенсации и убытков для правообладателя, суды могут в любых обстоятельствах взыскивать компенсацию ниже существующего предела. Вместе с тем, размер такого возмещения можно уменьшить не более чем вдвое, подытоживает эксперт.

Каковы критерии для расчета компенсации, какие существуют проблемы взыскания убытков за нарушение исключительных прав и как пресекать подобные нарушения — в вебинаре Александра Довгалюка «Средства защиты исключительных прав на товарные знаки и патенты».

Источник изображения: pixabay.com 

Снижение компенсации за нарушение исключительных прав

Однажды ничего не подозревающему предпринимателю прилетает претензия с требованием сотен тысяч рублей за нарушение исключительных прав. 

???? Главное — не падать духом. Сумму компенсации можно срезать, и мы расскажем как.

Творчество и товарные знаки охраняются законом. Для предпринимателя это значит, что их нельзя использовать в бизнесе без покупки у правообладателя исключительных прав — ст. 1225, 1229 ГК РФ.

Часто предприниматели даже не догадываются, что нарушают чьи-то права. Но спрос повышенный: занимаешься бизнесом — обязан знать законы. Вот самые популярные нарушения и претензии:

???? Музыка в кафе, магазине, клубе. У фонограммы песни есть автор и Исполнитель. Чтобы включить песню музыкальным фоном в своём заведении, надо купить лицензию. Обычно продажей лицензий занимаются не сами музыканты. Это делает официальный представитель — Российское авторское общество (РАО).

Люди из РАО устраивают рейды по барам, магазинам и фитнес-клубам. Они притворяются клиентами, а сами тихо записывают на диктофон треки, которые крутятся в помещении. К примеру, проверяющий поел в кафе под пять популярных песен, и через неделю предпринимателю приходит претензия с требованием платы за каждую.

 

???? Мультперсонажи в товаре. Мультфильмы принадлежат киностудиям — русским и иностранным. Героев мультфильмов студии оформляют как товарные знаки. Каждый персонаж — отдельный товарный знак. Торговать товаром с мультперсонажем можно только по франшизе от киностудии.

Без этого товар становится контрафактом. Например, компании «Ноль плюс медиа» принадлежит мультфильм «Мимимишки». Каждый мишка оформлен как товарный знак. Представители компании ищут контрафакт и делают закупки под видом тайных покупателей.

Нашли в магазине блокнот с мишками «Кеша» и «Тучка» — шлют претензию о компенсации за каждого персонажа. И неважно, что предприниматель купил блокнот у поставщика, а не сам его изготовил. Претензии от киностудий — давняя проблема маленьких магазинов детских товаров.

В интернете можно найти сообщества предпринимателей, которые уже столкнулись с этим.

Статья: Как ИП избежать продажи контрафакта и фальсификата

???? Фото из интернета. Исключительные права на фотографию принадлежат фотографу, который её сделал. Скачать из интернета подходящее фото и вставить в блог своего бизнеса — незаконно.

Часто фотографы продают права на фото специальным компаниям. Такие компании выискивают в интернете краденый контент, а потом от имени фотографов судятся с предпринимателями.

Но прислать претензию может и фотограф лично.

Статья: Как цитировать чужие фото

Кроме денег правообладатели требуют прекратить нарушение: убрать товар с полок, заключить Договор с РАО, удалить фото. 

Где сказано про компенсацию

Если у правообладателя без спроса и денег взяли его творчество или товарный знак, он может посчитать упущенную прибыль и предъявить нарушителю. Но вместо убытков у него есть право потребовать компенсацию от 10 000 до 5 000 000 ₽ за каждое нарушение без подсчётов и бумаг — ст. 1252 ГК РФ.

• Считать потерянную прибыль трудно. Поэтому правообладатели выбирают компенсацию в твёрдой сумме:
• — за музыку без договора — по ст. 1311 ГК РФ;
• — за контрафакт с персонажами и логотипами мультфильмов — по ст. 1515 ГК РФ;

— за фотографии — по ст. 1301 ГК РФ.

Например, у фотографа скопировали пять фотографий в блог кофейни. Компенсация полагается за каждое фото. Фотограф считает, что одно фото стоит 40 000 ₽. Всего с кофейни он потребует 200 000 ₽.

Стоимость самого товара не имеет значения. Компенсацию спрашивают за товарный знак. Может выйти так, что блокнот с мультперсонажем стоит 100 ₽, а права на товарный знак 20 000 ₽. 

Сколько требовать денег, решает правообладатель. В его власти спросить хоть все 5 000 000 ₽. Поэтому суммы в претензии большие. Но предприниматель не обязан соглашаться на баснословную сумму с потолка.

В претензии обычно предлагают заплатить 50 % от суммы и разойтись миром без суда. На такой дисконт предприниматель тоже не обязан идти — можно настаивать на ещё более низкой сумме.

Если предприниматель не согласен с претензией в целом, стоит нанять юриста — желательно специалиста по интеллектуальной собственности. Юрист поможет доказать невиновность и отбиться в суде под ноль.

А мы расскажем, как снизить сумму компенсации.

Как снизить компенсацию до минимума

Главное для предпринимателя — не игнорировать претензию и не пускать дело на самотёк. Если не спорить по сумме, правообладатель получит её в суде полностью. На претензию надо ответить и предложить свою сумму. Если правообладатель согласен, заключайте досудебное соглашение.

От завышенной компенсации маленькое ИП защищает Закон. Вот аргументы за снижение.

• Сумма должна быть справедливой. Правообладатель не должен обогатиться, а ИП оказаться на пороге банкротства — ч. 3 ст. 1252 ГК РФ. 
• Сумма компенсации снижается до 5 000 ₽ за каждый объект, если у них один правообладатель — ч. 3 ст. 1252 ГК РФ и п. 64 Постановления Пленума ВС № 10.
• Может выйти так, что правообладатель потерял меньше минимальной суммы компенсации — 10 000 ₽. Это надо показать. Например, похожий снимок на фотостоке стоит в среднем 200 ₽, поэтому фотограф не мог упустить 10 000 ₽.
• Надо учесть степень вины ИП: контрафакт он закупил случайно, на пиратстве не специализируется, нарушил закон первый раз.
• ИП будет платить долг из личных денег, в отличие от ООО, где есть отдельные деньги фирмы. Поэтому надо учесть его общую платёжеспособность: обороты бизнеса плюс размер бюджета всей его семьи. Например, шанс снизить компенсацию будет выше, если бизнес — единственный источник дохода для семьи с несколькими детьми, при этом оборот небольшой, всего 500 000 ₽ в год. Отдельный случай — когда ИП на момент претензии уже закрыли, и у человека есть только личные деньги. Основание — Постановление Конституционного суда РФ № 28-П.

Мы составили образец ответа на претензию за контрафактный товар. Примерно так же отвечают фотографам и РАО.

Образец ответа на претензию

Если договориться не получилось, правообладатель пойдёт в арбитражный суд. Обязательно откликнитесь на повестку и придите в заседание. Аргументы за снижение надо заявить в отзыве на Исковое заявление. Писать его лучше вместе с юристом. 

Обязательно спорьте по сумме: суды поддерживают маленькие ИП и не любят наглости правообладателей. Вот реальные примеры.

ИП продала в магазине игрушки с шестью персонажами мультфильма «Лунтик». Киностудия «Мельница» потребовала 60 000 ₽ — по 10 000 ₽ за героя. Суд увидел чрезмерность и присудил 12 000 ₽ — по 2 000 ₽ за героя — дело № А21-936/2020.

Фитнес-центр скачал 35 фото, где девушка делает упражнение, и вставил в свой блог в инстаграме. Представители фотографа нашли блог и спросили 1 750 000 ₽ — по 50 000 ₽ за фото. Фитнес-центр убедил суд снизить до 350 000 ₽ — по 10 000 ₽ за снимок — дело № А56-48588/2020.

РАО устроило тайную проверку в кафе «Шоколадница». На диктофон записали 10 треков, лицензии не оказалось. РАО потребовало 200 000 ₽ по 20 000 ₽ за трек. Суд срезал сумму наполовину — до 100 000 ₽ — дело № А40-334208/2019.

Статья актуальна на 15.12.2021

Актуальные вопросы взыскания компенсации за нарушение интеллектуальных прав



В статье рассматриваются актуальные вопросы правоприменительной практики и законотворческих инициатив при осуществлении такого способы защиты интеллектуальных прав как взыскание компенсации.

Ключевые слова: интеллектуальные права, взыскание компенсации

В Российской Федерации, в условиях развития рыночных отношений, права на интеллектуальную собственность или же по-иному интеллектуальные права постепенно становятся одними из самых конкурентоспособных товаров на внешнем и внутреннем рынке. В связи с этим возрастает актуальность формирования эффективного правового регулирования отношений в области интеллектуальных прав, механизма правовой охраны интеллектуальной собственности.

Всем тем, кто непосредственно связан с использованием результатов творческой деятельности, необходимо иметь четкое представление о том, что такое интеллектуальная собственность, в чем заключается ее сущность, как она охраняется, а также к каким серьезным материальным потерям может привести нарушение прав на нее.

Гражданским законодательством Российской Федерации предусмотрен ряд способов защиты интеллектуальных прав. Среди них выделяют юрисдикционные и неюрисдикционные, общие и специальные.

Говоря о неюрисдикционной форме, то есть без обращения за помощью в компетентные государственные органы, под которой понимается самозащита, многие эксперты отмечают, что назвать ее эффективной можно лишь отчасти, так как это в основном зависит от добросовестности как правообладателя, так и нарушителя интеллектуальных прав.

Остановимся более подробно на юрисдикционной форме защиты, которая предполагает обращение в суд.

Как было написано выше, существуют общие и специальные способы защиты. Общие способы защиты регламентируются статьей 12 ГК РФ, положения же специальных раскрываются в статьях 1251, 1252, 1253 и 1301.

Законодательство предоставляет правообладателям достаточно широкий арсенал способов защиты интеллектуальных прав.

При нарушении прав на интеллектуальную собственность, среди которых авторские и смежные права, права на товарный знак и наименование места происхождения товара, исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, вместо возмещения убытков правообладатели большинства объектов интеллектуальной собственности могут потребовать выплаты компенсации, рассчитываемой различными способами (ст. 1301, 1311, 1515 ГК РФ).

Расчет такой компенсации производится по двум возможным вариантам: оценочная компенсация и двукратная компенсация

Оценочная компенсация — это самый простой способ, и потому наиболее часто используемый. Статья 1301 ГК РФ во втором абзаце указывает на минимальный и максимальный размеры компенсации, заступать за которые правообладателям не позволено.

Но в указанных рамках он вправе заявить любую сумму, хотя и решение по определению размера компенсации все-таки остается за судом.

Орган юстиции рассматривает подробно все обстоятельства дела и принимает во внимание все факторы, которые сопутствовали нарушению.

Стоит принять во внимание тот факт, что какие-то факторы могут смягчать вину нарушителя и, следовательно, уменьшать размер компенсации, а какие-то наоборот, отягчать вину, вследствие чего увеличиться и сумма.

В качестве примера можно привести такие факторы или критерии как: срок осуществления нарушения, количество нарушений, субъектный состав.

В этом случае правообладателю необходимо обосновать ту или иную сумму, которую он затребовал в качестве компенсации. Доказывание правомерности взыскания такой суммы лежит на его плечах.

Что касается двукратной компенсации, то здесь сумма компенсации исчисляется из двойной стоимости тех экземпляров произведения, которые были найдены у нарушителя или из двойной стоимости права использования произведения — в случае, если нарушитель использовал его незаконно и бесплатно. (абз. 3 ст. 1301 ГК РФ).

• Размер двукратной компенсации, исчисленный таким методом, может быть значительно выше предельной цифры, установленной для оценочного метода.
• Примером случая нарушения интеллектуального права, за который может быть взыскана двукратная компенсация, может выступить такая ситуация: к примеру, нарушитель был пойман с партией контрафактного товара, которая была промаркирована чужим товарным знаком либо сходным с чужим знаком до степени смешения.
• При использовании метода двукратной компенсации, то стоимость всей партии товара будет умножена на два.
• А в разрезе использовании каких-либо произведений, то на два умножается стоимость лицензионного договора, который должен быть заключен, чтобы использования произведения было законным.
• В качестве минуса такого способа можно отметить, что его сложно будет применить, если нельзя определить четко количество контрафактной продукции либо тираж печатных изданий.

Исходя из этого можно говорить, что механизм реализации ответственности, который бы работал эффективно, до сих пор не выработан. Нет единого мнения о критериях определения размера компенсации, об условиях, подлежащих учету при расчете конкретной суммы.

Конституционный суд России вынес постановление от 13 декабря 2016 г. № 28-П по делу о проверке конституционности подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, регламентирующих взыскание компенсации за нарушения авторских и смежных прав, а также прав на товарные знаки.

Суть вывода данного акта можно описать следующим образом: размер компенсации, взыскиваемой в твердой сумме (от 10 000 до 5 млн руб.), может быть снижен ниже минимального предела. [1]

Это, прежде всего, касается тех случаев, когда одним действием ответчик нарушил исключительные права на несколько объектов — предприниматель продает товар, на котором размещены несколько самостоятельных произведений.

В указанном постановлении Конституционный суд обозначил ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание судам при решении вопроса о снижении компенсации. Среди них: (не)однократность, грубый характер нарушения, имущественное положение ответчика-предпринимателя, наличие у него несовершеннолетних детей и размер реально причиненных правообладателю убытков.

Но в итоге Постановление подняло еще большее количество вопросов в судебной практике. Правоприменители были озадачены: можно ли применять данные правовые позиции к юридическим лицам. А также можно ли снижать компенсацию, рассчитываемую не в твердой сумме, а двукратном размере.

В некоторых судах субъектов начали исходить из того, что существует Презумпция снижения компенсации, и в связи с этим истцу требовалось самому доказать, почему ее размер не должен быть снижен.

Отчасти ответы на данные вопросы были даны в Определении Верховного суда РФ от 25 апреля 2017 г. № 305-ЭС16–13233 по делу № А40–131931/2014. [2]

1. Правовые позиции, выраженные в Определении, прояснили следующее:
2. – снижение размера компенсации должен доказать ответчик;
3. – установленные КС РФ правила применяются и к индивидуальным предпринимателям, и к юридическим лицам;
4. – снижение размера компенсации ниже низшего предела возможно вне зависимости от способа ее расчета.

Правительство РФ предложило уточнить порядок определения размера компенсации за нарушение прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Так Министерство культуры Российской Федерации разработало законопроект «О внесении изменений в ст. 1252 ГК РФ», который, однако, отличался существенными недоработками.

А 13 июня 2017 г. Правительство РФ внесло в Госдуму новый одноименный проект федерального закона № 198171–7 (далее — законопроект, проект). [3]

Законопроект ориентирован в первую очередь на урегулирование ситуации, связанной со сложением компенсации при множественном характере нарушения.

В законопроекте предложено судам самостоятельно определять размер компенсации за каждое нарушение использования результата интеллектуальной собственности, если одним действием нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности. На наш взгляд, это понятно и очевидно, так как на каждый объект интеллектуальной собственности возникает отдельное исключительное право, логично определить — сколько объектов использовалось, столько и было совершено нарушений.

В случае если же права на соответствующие объекты принадлежат одному правообладателю, то согласно внесенным предложениям, общий размер компенсации за нарушение прав на такие объекты может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ.

При этом компенсация не может быть меньше суммы минимального размера за одно допущенное нарушение. То есть имеют место быть случаи, когда субъект использовал несколько музыкальных произведений, фотографий и при этом должен выплатить правообладателю всего лишь 10 000 руб. компенсации.

С учетом тенденции, что суды субъектов РФ могут и снизить размер компенсации, это вполне реально.

Однако важно обратить внимание на ряд обстоятельств.

Суды не могут злоупотреблять такой возможностью, ведь объекты авторского либо патентного права — это самостоятельные культурные, научные, технические решения.

Их изготовление занимает в первую очередь интеллектуальные затраты, большое количество времени и зачастую значительные материальные вложения.

Мало того, регистрация патента, депонирование объекта авторского права также несут за собой денежные выплаты в виде государственных пошлин или организационных взносов.

Добросовестные лицензиаты вынуждены платить правообладателю за использование каждого из таких объектов. В таком случае принципиально важно, чтобы суды не злоупотребляли возможностью снижать размер компенсации до минимума.

В противном случае нарушителю будет выгоднее заплатить минимальный размер компенсации, чем заключать лицензионный договор с правообладателем.

Тогда нарушение интеллектуальных прав станет нормой, а защита правообладателя и его прав будет просто фикцией.

Первые положения законопроекта можно трактовать таким образом, что размер компенсации можно снизить до минимального только в том случае, когда правообладателем всех спорных объектов является один и тот же субъект.

Вместе с тем сказано, что предлагаемое изменение в ст. 1252 ГК РФ распространяется также на случаи, когда одним действием нарушены права на несколько объектов интеллектуальных прав, принадлежащих нескольким правообладателям, и применяется к требованиям каждого правообладателя, обратившегося за защитой прав отдельно.

• Ситуация может развиваться так, что правообладатель, чьи права были нарушены одним действием субъекта, и обратившийся в суд раньше остальных может получить больший размер компенсации, чем другие, так как суд может снизить компенсации по искам остальных правообладателей.
• Также законопроект предусмотрел, что суды при определении размера компенсации должны учитывать неоднократность неправомерного использования объектов интеллектуальных прав, сведения о которой содержатся в судебных актах, актах государственных органов и органов местного самоуправления.
• Согласно такому положению возникает несколько спорных моментов.

Может ли это значить, что при первом нарушении, которое зафиксировано в документах, размер компенсации будет снижаться правоприменителями.

Практика показывает, что некоторые суды субъектов РФ дадут положительный ответ.

Из этого следует, что правообладатели смогут рассчитывать на адекватные размеры компенсации только при неоднократности нарушений, число которых можно установить только через наличие акта публичного органа.

Является ли неоднократность единственным критерием, подлежащим учету. Если ответить положительно, возникает закономерный вопрос: почему законодатель проигнорировал иные критерии, в том числе выделенные КС РФ? Существует большая вероятность, что это не будет способствовать единообразию судебной практики.

На наш взгляд принятие во внимание лишь критерия неоднократности не представляется оправданным. Для правообладателя не имеет значения, нарушал ли ответчик исключительные права ранее. Для него важно защитить свои права и получить удовлетворительную выплату.

Так размер компенсации определяет суд в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом специфики.

Компенсация может быть присуждена за каждый способ неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности.

Однако, учитывая последние предложения по внесению изменений в соответствующую статью, это положение может измениться, если правообладателем является одно и то же лицо.

При определении размера компенсации суд должен обращать внимание на ряд обстоятельств и принимать решение, исходя из принципов разумности и справедливости.

В заключение можно привести мысли Д. Н. Кархалева, который считает, что взыскание компенсации один из самых эффективных способов защиты интеллектуальных прав. Так как это не сложно с точки зрения процессуального характера, при этом необходимо лишь доказать факт нарушения исключительного права. [4]

Литература:

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» // Российская газета. 2016. 23 декабря.